AmCham Macedonia Водич за заштита на трговски марки: Како да ги заштитите вашите права во Република Македонија Овој прирачник е наменет да им обезбеди на претприемачите и менаџерите информации за заштита на нивните трговски марки во Република Македонија. Нашата цел е да придонесеме кон подобро разбирање од страна на деловните луѓе на нивните права, поврзаните ризици и практичните стратегии за намалување на тие ризици. Првиот оддел на овој прирачник се однесува на правната рамка и процесот на регистрација за заштита на трговските марки во Република Македонија; вториот оддел ги опишува стратегиите и предизвиците на заштита на трговските марки. Оддел I: Правна рамка и процес на регистрација За носителите на права е важно да знаат дека Република Македонија започна да ги имплементира правата од интелектуална сопственост (IPR), како трговските марки, на опиплив начин во текот на последната декада. Во текот на тој процес се забележува значителен напредок, но сепак, потребни се понатамошни напори да се имплементираат правата од 1 интелектуална сопственост на конзистентен и транспарентен начин.0f 1 Во Извештајот за напредок на Поранешна Југословенска Република Македонија за 2008 година, која ја придружуваше Комуникацијата на Комисијата до Европскиот Парламент се наведува дека пиратеријата и фалсификувањето остануваат широко распростанети. На државата сеуште и недостасува сеопфатна стратегија и акциски план за градење капацитети потребни да го имплементираат и спроведат acquis то кое се однесува како на авторските права, така и на правата на индустриска сопственост.
Со оглед на локацијата на државата во срцето на Балканот, таа е важна транзитна точка, како за законскиот, така и за нелегалниот промет со производи помеѓу источните и западните пазари. За жал, малку податоци се достапни за бројот на нелегалните производи произведени во државата и/или пренесени преку нејзините граници. Малиот обем на државата значи дека многу меѓународни брендови не се формално претставени, ниту пак регистрирани во неа. Често, во вакви случаи, трговските марки и авторските права отворено се повредуваат, со оглед дека е мал ризикот за спроведување на акции за нивна заштита. Конечно, изгледа дека постои општ недостиг на свест за заштита на правата од интелектуална сопственост, како во рамки на локалната деловна заедница, така и на пошироката јавност. Сето ова се манифестира преку недостиг на јавен дијалог на оваа тема и недоволна примена на правните лекови, независно од релативно сиромашниот удел на државата во меѓународните студии на оваа тема1f2 и интересот на нејзината Влада да создаде привлечна бизнис клима за странски директни инвестиции. Како и во секоја друга држава, носителите на права во Република Македонија мора енергично да соработуваат со владините агенции за извршување и да формираат стратегиски деловни партнерства, со цел да обезбедат ефикасна реализација на нивните права. Секаде каде носителите на права зазеле проактивна улога, биле постигнати импресивни резултати. Всушност, една од предностите на работа во државата е дека органите на извршување се централизирани во Скопје и ја покриваат целата територија. 2 Индексот на меѓународните сопственички права за 2009 изготвен од Алијансата за сопственички права, ја рангираше Република Македонија на 104 то место во однос на нејзината заштита на права од интелектуална сопственост. Македонија е рангирана после држави како Бурунди, Казахстан и Парагвај, а пред држави како Замбија, Босна и Херцеговина и Србија. 2
Право на индустриска сопственост на Република Македонија Од законодавна гледна точка, Република Македонија предничи во однос на другите држави на Балканот. Законот на Република Македонија за индустриска сопственост, кој влезе во сила во февруари 2009 година, како и Законот за авторски и други сродни права, целосно ја хармонизираа државната легислатива со Договорот за трговските аспекти на правата од интелектуална сопственост (TRIPS) и Acqui Communitaire на Европската Унија. Во Република Македонија, како и во повеќето држави со континентален правен систем, неопходна е формална регистрација на трговските марки, за да може да се реализираат правата кои произлегуваат. Во државите со common law (на пр., the САД, Велика Британија, Австралија, Канада), правата од трговските марки може да се стекнат едноставно со користење на трговските марки. Заштитата, како на моралните, така и на материјалните права од индустриска сопственост (вклучувајќи трговски 3 марки, патенти, индустриски дизајн, географски ознаки и топографии)2f во Република Македонија се заштитени со Законот за индустриска сопственост на државата, како и со повеќе билатерални и мултилатерални конвенции, спогодби и договори, ратификувани од страна на Парламентот. Заштита на трговски марки Трговските марки им помагаат на потрошувачите да го идентификуваат и разликуваат изворот на производите или услугите. Тие обично се состојат од зборови, броеви, букви, слики, цртежи, комбинација од бои, тродимензионални форми, како и комбинации од сите наведени. Облиците на производите, како и амбалажата исто така може да бидат трговски марки (таканаречени trade dress ). Најважниот елемент на секоја трговска марка е неговата единственост (уникатност) во очите на потрошувачите. 3 Да се има предвид дека компјутерските кодови не се опфатени со Законот за индустриска сопственост. Во Република Македонија, кодот (на пр. софтвер) е заштитен со Законот за авторски и други сродни права. 3
За трговската марка да биде заштитена, таа мора да биде впишана во Регистарот на трговски марки кој се води во рамки на Државниот Завод за индустриска сопственост на Република Македонија (во понатамошниот текст Завод ). Заводот е тело овластено од државата, надлежно за заштита на сите права од интелектуална сопственост (0Hwww.ippo.gov.mk). Како домашните, така и странските правни и физички лица можат да регистрираат свои права, сепак, странците мора да бидат претставувани од застапник (односно, надлежен застапник кој е регистриран во Заводот). Регистрацијата на трговската марка го овластува сопственикот истата да ја користи и да располага со неа, да прима надомест за неговата употреба и да спречи негова неовластена употреба од страна на трети лица, за 4 период од 10 години од моментот на регистрацијата.3f Без јасна согласност на сопственикот на трговската марка, трети лица не можат комерцијално да користат знаци кои се идентични или слични на трговската марка, независно дали станува збор за идентични или слични производи или услуги. Дури во случај знакот да се користи за различни производи или услуги, носителот е овластен да ја забрани неговата употреба, доколку истиот има добро етаблирана репутација во Република Македонија, а употребата на сличен знак од страна на трето лице би ја нарушила таквата репутација или би предизвикала нелојална конкуренција. Понатаму, сопствениците на трговски марки кои имаат сознание за употреба на слична трговска марка регистрирана после нивната, по 5 години од стекнувањето на тоа сознание го губат правото да бараат поништување на сличната трговска марка. 4 Регистрациите може да се обновуваат неограничено. 4
Основен процес за регистрација на трговска марка Сопствениците на трговските марки се обврзани да ги користат своите трговски марки, со цел да ја одржуваат нивната важност. Во таа смисла, употребата треба да се однесува на трговската марка во незначително сменета форма, за извозни цели единствено и овластена употреба од страна на трети лица. Пропуштањето да се користи трговската марка создава цврсти основи друга страна да бара поништување на трговската марка. Било која заинтересирана страна може да поднесе такво барање до Заводот, под услов да докаже дека таа ја користи таа трговска марка. Процес на регистрација Неформална анкета спроведена од страна на AmCham, откри дека давачките за правилно регистрирање и впишување на постоечка трговска марка во 3 класи4f5 изнесува во опсег помеѓу 300-400. Официјалните такси за овие процеси изнесуваат во опсег помеѓу 10-35. Процесот за регистрација на трговска марка се иницира со поднесување на барање за трговска марка до Заводот (формулар TM 1). Формуларот вклучува: Барање за признавање на трговската марка; Информации за барателот; Надворешни карактеристики на трговската марка; Листа на производи и услуги за кои се бара заштитата. Секое комплетирано барање се прима и формално се разгледува од страна на соодветните служби во Заводот, со цел да се констатира дека е комплетно (на пр. дали полномошно е издадено во случаите кога застапник е задолжителен, доказ дека се платени административните 5 Во согласност со Nice класификацијата за производи и услуги. Повеќе информации на: http://www.wipo.int/classifications/nice/en/ 5
такси). Заводот потоа ги испитува условите за одобрување на регистрација. Апсолутни основи за одбивање на барањето опфаќаат трговски марки кои: Се незаконски или спротивни на локалните морални стандарди или чувства; Не можат да се опишат графички; На кои им недостига оригиналност/дистинктивност Го опишуваат само видот на производот/услугата, неговата намена, време и начин на производство, географското потекло, квалитет, цена, количина или тежина; Се општо употребувани термини или симболи кои опишуваат одредени производи/услуги; Се состојат единствено од форми кои дефинираат производ воопштено, или форма на производите неопходна за постигнување на определен технички резултат, или форма која им дава суштествена вредност на производите; Може да создадат конфузија на пазарот и/или да се доведат во заблуда потрошувачите, особено во врска со географското потекло, видот, квалитетот или друга карактеристика на производот/услугата; Содржат државен или друг јавен грб, знаме или амблем, назив или кратенка на називот на држава или меѓународна организација, или пак нивна имитација, освен со овластување од надлежните власти; Содржат/имитираат лик или име на знаменита личност без нејзина согласност или согласност на надлежно државно тело доколку таа личност е почината; Содржат или имитираат гаранција за квалитет или печат на сертификат, официјален симбол или знаменитост; Содржат религиозни симболи или нивни имитации. Заводот мора да побара објаснување од барателот пред да донесе одлука доколку констатира дека постои било кој од горенаведените основи, давајќи му на барателот период до 6 месеци да одговори. Откако ќе се востанови дека не постојат апсолутни основи за одбивање на барањето, Заводот истото го објавува во Службеното гласило на Заводот за период од 90 дена. Со ова им се овозможува на заинтересирани трети лица да приговараат и да обезбедат докази/аргументи Заводот да го одбие 6
барањето. Согласно македонското право, заинтересирани трети лица може да бидат следниве: сите претходни баратели на слична или идентична трговска марка, сопственици на претходно регистрирана слични или идентични трговски марки, претходни сопственици на слични или идентични права од индустриска сопственост, претходни сопственици на идентично или слично авторско право, и лица чиешто име, презиме или лик се идентични или слични на истите од трговската марка. Доколку заинтересираните страни не поднесат приговор во текот на периодот од 90 дена, тие и понатаму можат да поднесат барање на поништување на регистрацијата на трговската марка во било кое време во текот на периодот на регистрација. Заводот е исто така овластен на превзема такви дејствија ex officio. Барателот е овластен да одговори на приговорите на трети страни и Заводот мора да ги земе предвид сите изјави во процесот на донесување одлука. Доколку се одобри, трговската марка се впишува во Регистарот на трговските марки на Заводот за период од 10 години, сметајќи од датумот кога барањето е поднесено. Заводот во тој случај, ги објавува податоците за регистрацијата во службеното гласило и му издава на сопственикот исправа. Од тој момент натаму, сопствениците на трговски марки стекнуваат право да го користат симболот заедно со трговската марка, иако тоа не е задолжително. 7
Оддел II: Заштита на вашата трговска марка во Република Македонија Заштитата на трговски марки во Република Македонија формално се обезбедува од страна на разни институции и агенции, во зависност од локацијата на фалсификуваните производи во моментот кога се идентификувани и од можноста и волјата на сопственикот да одговори. Националната легислатива на Република Македонија ги овластува Царинската управа, Државниот пазарен инспекторат и Mинистерството за 6 внатрешни работи5f да ги заштитуваат регистрираните трговски марки. Носителите на правото можат дополнително да вложат правни лекови директно до државниот правосуден систем, иако ова ретко се случува во практика. Институционални односи во заштита на трговската марка Координативното тело за заштита на права од интелектуална сопственост е основано во 2007 година, со цел да се зголеми меѓувладината соработка во сферата на заштита на правата од интелектуална сопственост. Ова тело се состои од претставници од сите државни институции кои работат на спроведување на заштитата на права од интелектуална сопственост и на негово чело се наоѓа претставник од Државниот Завод за индустриска сопственост. 6 Кривичниот законик на државата ја овластува полицијата да заплени сомнителни производи или оние кои се производ на кривично дело, сепак ова ретко се случува во практика, независно од фактот дека фалсификатите најчесто се произведуваат, шверцуваат и дистрибуираат координирано, од страна на организирани криминални групи. AmCham Macedonia го промовира ставот дека директна акција во заштитата на правата од интелектуална сопственост, комбинирана со учество на полицијата во изведувањето на координирани заплени, ќе ги обесхрабри сторителите и ќе испрати порака дека продавање на фалсификувани и нелегални производи е кривично дело во државата. 8
Досега, ова тело координираше повеќе акции од висок профил, меѓувладини акции на упади / претреси на локации на производство или продажба на фалсификувани производи, сепак конкретни податоци за овие активности не се редовно и широко достапни. Со оглед дека е меѓувладино тело, деловната заедница нема формален пристап или редовен преглед на активностите на ова тело, иако Телото ја манифестираше својата подготвеност блиску да сооработува со деловните луѓе преку неформални канали. Внатрешни контроли Конечната одговорност за заштита на трговската марка е кај нејзиниот сопственик. Центарот за глобална интелектуална сопственост во Вашингтон препорачува6f7 компаниите да ги превземат следниве мерки со цел грижливо да ја контролираат употребата на нивните трговски марки: Да се осигураат дека составните елементи на производите (на пр., суровини и делови) се автентични и ги исполнуваат стандардите на компанијата; Да се осигураат дека производите се продаваат само на легитимни клиенти, дистрибутери или продавачи; Да оневозможат кражби и менување на производите; и Да осигураат легитимност на купените производи на ниво на малопродажба. Внатрешниот мониторинг може во голема мера да се зголеми преку воведување на формални политики на компанијата, обезбедување обука и ангажман на вработените и партнерите, како и преку воведување на нови технологии (на пр., RFID кодови, техники на watermarks, holograms). 7 Види Прирачник за заштита и спроведување на интелектуална сопственост: Практичен и правен водич за заштита на вашите права од интелектуална сопственост (достапно на: http://www.uschamber.com/assets/gipc/brandprotectionfinal.pdf). 9
Мерки на Царинската управа на Република Македонија Како и во многу транзициони економии, Македонската Царинска Управа (МЦУ)7F8 е најефективната институција во државата во борбата против фалсификувањето. Додека државите од Западна Европа се фокусираат на пост пазарното набљудување заради сигурност на потрошувачите, властите во Република Македонија примарно работат на превенција во смисла да се оневозможи фалсификати да ја преминат државната граница, со цел да се спречи измама или трговија со несигурни производи.8f 9 Постапките и мерките на МЦУ се јасно дефинирани, и со нив им е дадена слобода да дејствуваат во корист на носителите на правата. Дури и во случај на постоење сомнение за фалсификати или опрема употребена за нивно производство, МЦУ може да дејствува ex officio по добивањето на 8 Поконкретно, Одделението за нетарифни мерки ги покрива работите поврзани со заштита на правата од интелектуална сопственост во рамки на МЦУ. 9 Успешните акции на МЦУ редовно се публикуваат на англиски јазик на: http://www.customs.gov.mk. 10
формално барање од страна на носителот на правото. Сите сопственици на трговски марки имаат право да поднесат барање9f10 со цел МЦУ активно да ја заштити нивната сопственост од фалсификати. Ова барање содржи детален опис на трговската марка, како и технички информации потребни да се направи разлика помеѓу фалсификатот и изворниот производ. Со одобрување на барањето, МЦУ се обврзува да задржи и веднаш да го информира носителот на правото и сопственикот за секоја сомнителна пратка на производи, примена во периодот од 1 година. Кога МЦУ ќе задржи сомнителни производи, на носителите на правото им се даваат 10 дена да докажат дека станува збор за фалсификати, или пратката ќе биде ослободена. МЦУ е обврзана да им обезбеди детали на носителите на правото за сопственикот на сомнителните производи, нивната држава на потекло/држава на прием и нивниот примач. На барање, МЦУ, исто така, мора да обезбеди пристап до сомнителните производи, заради нивен преглед и земање примероци. Носителите на правото единствено можат да ги користат овие информации заради примена на нивните права. Додека се врши истрагата, сите трошоци паѓаат на товар на носителот на правото, дури и во случај кога нема да се потврди дека станува збор за фалсификати. Во случај кога носителот на правото докаже дека производите се фалсификувани и кога сопственикот на фалсификатите потпише формулар за согласност, производите автоматски се пренесуваат на носителот на правото, заради нивно уништување. Недоставување одговор од страна на сопственикот на фалсификатите во рок од 10 денови е еквивалентно на давање согласност. Со цел да ги искористат предностите на оваа услуга, сопствениците на трговските марки мора да се задолжат да ги покријат сите трошоци кои произлегуваат од нејзиното извршување и да ја прифатат одговорноста во случај на прекршок од било која страна вклучена во процедурата. Ова подразбира штета предизвикана на запленетите производи во текот на процесот на истрага. Во практика, носителите на правата често ги сносат трошоците за складирање и уништување на фалсификатите и нелегалните производи, со оглед дека нивниот производител често не може да се идентификува или лоцира кога се бара надомест на штета преку судски 10 Формуларот на барањето за акција од страна на Царинската управа согласно член 6 став (1) од Законот за царински мерки во заштита на правата од интелектуална сопственост е достапен на англиски јазик на: http://www.customs.gov.mk под Import Export>Intellectual Property. 11
спор. Нелогично, но оваа политика ја казнува жртвата од криминалот и обесхрабрува некои од носителите на правото да ги применуваат своите права. Исто така е важно да се забележи дека МЦУ не одговара за штетите нанесени на носителите на правото кога фалсификуваните производи не се детектирани или запленети, дури и во случаи кога барањето за акција е одобрено. Заштита од страна на правосудниот систем Со оглед на релативно малиот обем на економијата и тенденцијата да се преферираат вонсудските постапки, мал број на предмети поврзани со заштита на права од интелектуална сопственост стигнуваат до суд секоја година. Меѓу деловната заедница постои генерално чувство дека судовите не ги решаваат навремено на овие предмети и често им недостасува потребна експертиза во оваа област од правото, со оглед на неговата ретка примена во судските постапки. Ова е делумно поради недостаток на информации за бројот, должината и ефикасноста на овие постапки, како и недостаток на информации кои ги поврзуваат активностите на другите владини агенции (на пр. Царина) со нивниот краен исход во правосудниот систем. Судови со надлежност за решавање предмети од областа на заштита на права од интелектуална сопственост се Основните судови, Апелационите судови и Врховниот суд на Република Македонија. Судската заштита на правата од интелектуална сопственост се обезбедува преку заштитата предвидена во граѓанското право и кривичното право, како и административна и судската заштита. Законот за индустриска сопственост исто така обезбедува судска заштита пред Управниот суд на Република Македонија. Брза акција е исклучително важна во предметите за повреда на правата од интелектуална сопственост, со цел да се спречи понатамошна повреда на правата и да се зачуваат доказите. Во Република Македонија, носителите 12
на правото можат да побараат судот брзо да донесе одлука дали постои повреда на права од интелектуална сопственост и да одреди повлекување од пазарот, заплена, задржување и/или уништување на производите. Носителите на правото можат исто така да побараат времени мерки иако динамиката според која овие чекори се превземаат е причина заради која деловната заедница е загрижена. Намерното измамување на потрошувачите со злоупотреба на туѓа трговска марка е кривично дело во Република Македонија. Кривичниот законик на државата предвидува казна затвор до 3 години, парична казна и конфискација на фалсификуваните производи. Сторителите се одговорни за надомест на штета согласно Законот за облигационите односи на државата. Во случај на намерни повреди или повреди поради крајно невнимание, носителите на правото можат да бараат 200% зголемување на стандардната парична казна, дури и во случаи кога таа сума ја надминува фактичката материјална штета. Македонското право им овозможува на носителите на правото или било која заинтересирана страна да бараат од Јавното обвинителство да поднесе кривична пријава против сторителите на повреди на права од интелектуална сопственост. Во случаи кога Јавното обвинителство ќе констатира дека државата нема интерес за поведување постапка против сторителот на повредата, носителите на правото се овластени да поднесат приватна тужба против сторителот на повредата. Во кривичните предмети, носителите на правото ја превземаат улогата на приватен тужител и/или оштетена странка и кривичната пресуда може да послужи како основа за поведување на граѓанска постапка за надомест на штета. Улогата на Државниот пазарен инспекторат Државниот пазарен инспекторат (ДПИ) е задолжен за надгледување и користење на правата од интелектуална сопственост на македонскиот пазар. ДПИ може да побара полициска асистенција, со цел да обезбеди усогласување, кога изведува рутинско надгледување или кога спроведува одлука, иако ова единствено се случува во случаите од висок профил, организирани од Координативното тело за заштита на права од интелектуална сопственост. Активностите на ДПИ може да се изведуваат како одговор на барање на носители на право или ex-officio. 13
Со приемот на барање од носителот на правото, ДПИ наредува повлекување на производите од пазарот во точно утврден рок. Доколку правното или физичкото лице не ја почитува наредбата, инспекторот може да ја одземе работната дозвола на физичкото лице или компанијата за период од 15-30 дена, да ги запечати просториите или да ги конфискува засегнатите производи, опрема и/или имот. Конфискуваните производи веднаш се доставуваат до надлежниот суд и се уништуваат по донесувањето на осудителна пресуда. Инспекторите на ДПИ можат дополнително да се овластат да конфискуваат приход добиен како резултат на повреда на права од интелектуална сопственост. Во случаи кога се сомнева дека постои повреда на права од интелектуална сопственост, ДПИ може да ги отстрани од пазарот сомнителните производи и за тоа ведаш го известува носителот на правото. Носителите на правата, во такви случаи мора да одговорат со барање за заштита на права од интелектуална сопственост во рок од 3 дена. Слично како и кај Царината, со барањето на ДПИ целосно се пренесува одговорноста на носителот на правото, и тоа за: дејствија превземени од сите страни во процесот на извршување, во случај тој да дејствува соодветно или да пропушти да дејствува и/или се утврди дека не постои повреда на права од интелектуална сопственост. 14
Инспекторите на ДПИ се обврзани да иницираат кривична постапка во случаи кога постојат цврсти докази. Во секој случај, инспекторите се обврзани да иницираат прекршочна постапка пред надлежниот суд, иако може да му понудат на прекршителот спогодување пред да го сторат тоа. Носителите на правото може да го предјават своето барање за надомест на штета како дел од прекршочната постапка. Во случаи кога ДПИ ќе констатира дека не постојат доволно основи да се иницира прекршочна постапка ex-officio, носителот на правото може да го стори тоа самостојно. Исцрпување на трговска марка во Република Македонија Согласно Законот за индустриска сопственост, сопствениците на трговски марки немаат право да забранат употреба на трговската марка за производи или услуги пласирани на домашниот пазар од нив или со нивна согласност, освен во случаи кога настанале значителни промени на производите, нивните карактеристики или пак промената на производите или услугите настанала по нивното пласирање на пазарот (национално исцрпување). 15
Преглед на тела за регистрација и спроведување на права од интелектуална сопственост Државен завод за индустриска сопственост www.ippo.gov.mk Координативно тело за интелектуална сопственост Царинска управа на Р.Македонија Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат Министерство за внатрешни работи Совет за радиодифузија Министерство за култура Министерство за правда ЗАМП www.customs.gov.mk www.economy.gov.mk www.moi.gov.mk www.srd.org.mk www.kultura.gov.mk www.pravda.gov.mk www.zamp.com.mk Автори: Емилија Апостолска, Адвокат; Игор Александровски, Правен советник; Мишел Османли, Поранешен извршен директор, AmCham Macedonia 16